Por la Lcda. Claudia B. Alonso Ramos (Ferraiuoli LLC)

En el panorama comercial moderno, las empresas deben ser capaces de adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Una forma de hacerlo es actualizando sus marcas. Las marcas se utilizan como identificadores de origen y son activos valiosos. Por lo tanto, modificar la imagen comercial existente puede resultar beneficioso a la vez que se preserva y se aprovechan los derechos asociados al registro de la marca original.

Cuando el titular de una marca decide modificar su marca, por razones sociales (como Aunt Jemima), tecnológicas (como Apple Music) o de imagen (como UPS), pero lo ha hecho de tal manera que la versión nueva de la marca resulta en una versión continuada de la versión original, entonces, su titular puede "adherirse" en los derechos de la versión original sin necesidad de que la versión nueva se considere un nuevo registro.

Esto se logra a través de la doctrina del tacking, la cual permite al titular de la marca reivindicar la prioridad y, por tanto, beneficiarse de la fecha de primer uso de la versión original. Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1047-1048 (Fed. Cir. 1999).

Por medio del tacking, se le permite al titular de una marca modificar su marca y aprovecharse de la fecha de primer uso de la versión original de la marca, así como de su goodwill, si la versión nueva de la marca tiene la misma impresión comercial en la mente de las y los consumidores que la versión original de la marca.

En otras palabras, la doctrina permite al titular de una marca «adherir» los derechos de la versión original de la marca a la versión nueva, si la versión nueva es un "equivalente legal" a la versión original. Habrá "equivalencia legal" si las y los consumidores piensan que la versión nueva de la marca (según fuese modificada) tiene la misma impresión comercial que la versión original. In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 1347, 57 USPQ2d 1807, 1812 (Fed. Cir. 2001).

El propósito de esta doctrina es concederle al titular de una marca el derecho de poder modificar y adaptar la marca sin tener que perder la fecha de primer uso o el goodwill que generó la marca original. Esto significa que, sin esta doctrina, la nueva versión de la marca (según fuese modificada) tendría una nueva fecha de primer uso y podría perder los derechos vinculados a la versión original.

Un buen ejemplo del uso de esta doctrina es el producto de sal Morton, bajo el diseño The Umbrella Girl. A través de los años se ha modificado la imagen, pero en la mente de las y los consumidores tienen la misma impresión comercial a lo largo de los años.

Otros ejemplos en los cuales la versión nueva de una marca continuó la impresión comercial de la versión original y, por ende, aplica la doctrina de "tacking" son los siguientes:

Recientemente el Circuito Federal limitó la doctrina del "tacking" para establecer que la versión nueva de la marca puede "adherirse" en los derechos de la versión original siempre que los productos o servicios entre ambos se relacionen de tal manera que los servicios o productos de la versión nueva se consideren que hayan evolucionado de los productos o servicios de la versión original. Bertini v. Apple Inc., 63 4th 1373 (Fed. Cir. 2023).

Si bien los productos o servicios no tienen que ser idénticos estos deben estar «within the normal evolution of the previous line of goods or services«. Por lo que, si la versión nueva de la marca identifica productos o servicios que no emanan o evolucionan de los productos o servicios de la versión original, la doctrina del tacking no será aplicable y la versión nueva de la marca no podrá adherirse a la fecha ni prioridad de uso de la versión original.

Si bien las empresas deben ser capaces de actualizar y adaptar las marcas al contexto comercial moderno, debe existir un equilibrio entre la necesidad de actualizar/modificar una marca y la de garantizar que la marca conserve su impresión comercial de modo que pueda beneficiarse de los derechos de la versión original.

En cualquier caso, la modificación/actualización de la propia marca es una decisión de negocios que puede beneficiarse de la opinión de un abogado o una abogada dedicado al derecho marcario.