Recientemente Kylie Jenner, quien aparece en el programa de televisión "Keeping Up With the Kardashians", presentó una solicitud de marca para el nombre "Kylie" ante la la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos ("USPTO") para utilizarlo como marca en el contexto de publicidad y promoción de bienes y servicios. Al escuchar la noticia, la cantante y actriz australiana Kylie Minogue presentó una oposición a la solicitud alegando que permitir que Jenner se apropie del nombre "Kylie" podría causar confusión entre los seguidores de Minogue y diluir su marca.

Minogue es dueña de varias marcas y solicitudes de marca relacionadas a su nombre en los Estados Unidos que, según la oposición, cubren productos o servicios similares a los que Jenner menciona en su solicitud. Minogue también resalta las críticas que Jenner ha recibido por parte de comunidades afroamericanas y grupos de personas discapacitadas y por su «exhibicionismo fotográfico» en las redes sociales.

Cualquier persona que entienda que se verá perjudicada por el registro de una marca en la USPTO puede presentar una oposición. Por ejemplo, si un oponente basa su oposición en el riesgo de confusión de la marca del solicitante con la marca registrada, el opositor deberá alegar, y posteriormente probar, que tiene derechos de prioridad sobre una marca que es similarmente confusa con la marca del solicitante.

Un procedimiento de oposición es similar a un procedimiento judicial, excepto que la oposición: 1) se presenta ante un tribunal administrativo ("Junta") de la USPTO; 2) es menos costoso; y 3) jurisdicción se limita a la cuestión de la registrabilidad de la marca.
El evento que desencadena la presentación de una oposición es la publicación de la marca en la Gaceta Oficial de la USPTO. Una parte debe presentar su oposición (o una solicitud de extensión de tiempo para presentar la oposición) dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la marca se publica en la Gaceta. Un opositor puede presentar solicitudes de extensión adicionales, pero en ningún caso podrán ser presentadas transcurridos 180 días de la fecha en que la marca se publica en la Gaceta. Además, si la extensión se presenta luego de transcurrir el término de la extensión previamente concedida, la oposición será rechazada por extemporánea.

La oposición comienza mediante la presentación de un escrito de oposición que da aviso al solicitante de los datos materiales y legales básicos del opositor. Estas alegaciones de hecho no tienen que estar sustentadas por evidencia en esta etapa. La Junta envía una copia del escrito de oposición al solicitante de la marca y establece un tiempo para que el solicitante presente una respuesta al escrito de oposición. La Junta también fija las fechas para el descubrimiento de prueba y el juicio.

En resumen, el proceso de oposición a una solicitud de marca ofrece un mecanismo para evitar el registro de una marca que sea confusamente similar a una marca con prioridad de uso. En el ejemplo anterior, Minogue tiene varios factores a su favor para evitar el registro de la solicitud presentada por Jenner. Veremos que decide la Junta.

por el Lcdo. Rafael Rodríguez-Muriel, Ferraiuoli LLC