Por la Lcda. Melissa M. Bayona Torres (Ferraiuoli LLC)

Las marcas se deben seleccionar o adoptar cuidadosamente para evitar infringir los derechos de otras marcas existentes. Con frecuencia, los comerciantes adoptan marcas que resultan ser idénticas o similares a marcas previamente utilizadas en el comercio. Esto podría implicar la inversión de capital adicional para reemplazar la marca, la pérdida de oportunidades comerciales para generar ingresos o la confusión en el consumidor que asocia incorrectamente los bienes o servicios que la marca distingue, afectando los ingresos y la reputación del dueño y de la marca. En el peor de los casos, podría implicar gastos de litigio, honorarios de abogados e indemnización por daños y perjuicios en una demanda por infracción de marcas. Para evitar estas consecuencias nefastas, es ideal llevar a cabo una búsqueda de disponibilidad previo a la adopción o registro de la marca.

La búsqueda de disponibilidad es un paso preliminar que, idealmente, se lleva a cabo previo a la utilización de una marca en el comercio. Al adoptar un nombre, lema o logo para ser utilizado en el mercado de su elección, es altamente recomendable que los dueños o usuarios de marcas lleven a cabo la búsqueda de disponibilidad. Se recomienda que esta búsqueda se realice lo antes posible, ya que hay más flexibilidad para hacer cambios a la marca cuando aún no está en uso y cuando todavía no se ha invertido capital significativo en la marca. Además del vínculo económico, los dueños de marcas suelen sostener un vínculo emocional con la marca, ya que esta es la que va a identificar y dar reconocimiento a sus bienes o servicios en el comercio. Por lo tanto, los dueños o usuarios de marcas suelen mostrarse más dispuestos a hacer cambios a la marca, de ser necesario, cuando ese vínculo aún no es tan estrecho.

La búsqueda consiste en una evaluación exhaustiva de las marcas en uso que sean idénticas o similares a la marca que se pretende adoptar y, de ordinario, incluye un informe preparado por un abogado de marcas que presenta y analiza los resultados sobre la disponibilidad de uso y registro de la marca. En Puerto Rico y en Estados Unidos, el derecho a utilizar una marca se obtiene a través de su uso en el comercio. Esto implica que pueden existir marcas en uso que sean similares a la marca que se pretende adoptar y que no se encuentren registradas. Por lo tanto, la búsqueda exhaustiva se basa en información obtenida a través de diversas fuentes, como el registro de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), la Oficina de Marcas de Puerto Rico, listados de compañías y cualquier otra información o evidencia del uso de una marca que se encuentre razonablemente disponible.

En resumen, la mejor práctica al comenzar a utilizar una marca es llevar a cabo la búsqueda de disponibilidad. De esta manera, los dueños o usuarios de marcas pueden tomar decisiones informadas sobre su marca y su negocio con un panorama más claro sobre las otras marcas en el mercado que sean conflictivas. Además, en la medida en que la búsqueda de disponibilidad se realice con mayor prontitud, los dueños de marcas podrán tomar mejores decisiones, tendrán más opciones de vías a tomar en caso de que exista una marca idéntica o conflictiva y el gasto económico de las medidas que deban tomar para evitar infringir los derechos de otros dueños de marcas podría ser mucho más reducido.