Por la Lcda. Melissa M. Bayona Torres (Ferraiuoli LLC)

En los pasados años se han implementado prácticas sostenibles en la comercialización de productos con el propósito de aportar a la conservación del medioambiente y evitar el despilfarro de recursos naturales. Algunas de estas prácticas incluyen la reintroducción en el mercado de productos de segunda mano. Es decir, productos que fueron previamente adquiridos de un vendedor legitimo se revenden a precios módicos como una alternativa más económica y eco amigable para el consumidor. Otra práctica sostenible consiste en la utilización de piezas de productos auténticos, adquiridos legítimamente, para la creación y venta de productos nuevos. Por ejemplo, en la industria de la moda sostenible, se utilizan botones o hebillas de productos de lujo para crear accesorios que muestran e identifican marcas famosas.

En febrero del 2021, Chanel, Inc. ("Chanel") demandó a Shiver and Duke LLC ("S+D") precisamente por incurrir en esta práctica. S+D es una compañía que se dedicaba a utilizar los botones con el logotipo de la marca Chanel, y de otras marcas de lujo, para crear sus propios artículos de joyería. Naturalmente, Chanel alegó infracción marcaria y competencia desleal por parte de S+D al vender productos con la marca de Chanel sin su autorización. A su vez, S+D alegó que su uso de la marca Chanel estaba permitido bajo doctrina de la primera venta. Aunque este caso culminó en una transacción extrajudicial, evaluamos, a continuación, los aspectos y posibles defensas relacionados a la infracción marcaria de este tipo de práctica sostenible.

En primer lugar, la Ley de Marcas de Puerto Rico y la Ley de Marcas Federal, mejor conocida como el "Lanham Act", protegen el uso exclusivo de marcas cuando el uso por parte de un tercero pueda causar confusión al consumidor. Para probar lo anterior, los dueños de marcas deben demostrar que su marca es válida y distintiva para los bienes o servicios que se ofrecen bajo la misma y que el uso de su marca por parte de un tercero para identificar bienes o servicios puede causar confusión con el origen de dichos bienes o servicios. Es decir, existe probabilidad de confusión cuando los consumidores probablemente asumirán que el bien o servicio que una marca representa está asociado con el origen de un producto o servicio diferente identificado por una marca similar o idéntica. Sin embargo, existen limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de marcas.

La doctrina de la primera venta exime de responsabilidad a un tercero cuando su uso de la marca se limita a comprar el producto y revenderlo. No obstante, la doctrina de la primera venta no aplica cuando el tercero vende productos que contienen diferencias materiales en comparación con los productos vendidos por el dueño de la marca, debido a que cualquier diferencia material en los productos puede causar confusión en el consumidor. Para que una diferencia en el producto sea material debe ser relevante a la decisión de compra del consumidor. Este estándar es muy amplio y los tribunales lo deciden dependiendo de las circunstancias de cada caso. Sin embargo, continuamente se ha establecido que la diferencia más mínima y sutil puede ser una diferencia material. Algunos ejemplos de diferencias materiales en los productos son: (1) ofrecer el producto con una garantía inferior a la del dueño original; o (2) alterar las condiciones originales del producto para crear un nuevo diseño. Por otro lado, si la alteración se trata de una reparación o restauración del producto para conservar su esencia y condición original, de ordinario, no se considera una diferencia material.

Utilizar productos que se identifican con una marca para rediseñarlo y venderlo como un producto nuevo y distinto, aun mostrando e identificando dicha marca, puede considerarse como una infracción marcaria por ser materialmente distinto al producto original. Por lo tanto, al revender productos identificados con una marca es importante evitar alterar materialmente el producto y asegurar que se conserve su esencia original.