Por la Lcda. Sheila Marie Cruz-Rodríguez (Ferraiuoli LLC)

El ordenamiento jurídico prohíbe la venta de ciertos bienes cuando usen una marca ya asociada a otra fuente, que sean materialmente distintos a los productos auténticos disponibles bajo la marca. De esto se trata el mercado gris. 

Lo anterior típicamente envuelve a un tercero que importa para comercializar, productos bajo una marca, cuya composición y empaque difieren de forma significativa de los productos que un manufacturero hace disponibles a dicho mercado bajo su marca. Este suele ser el caso de productos que se fabrican con diferentes composiciones, para diferentes regiones geográficas, con el fin de cumplir con las regulaciones locales aplicables. En consecuencia, dicha gestión acarrea consigo una infracción de marca en virtud de la Ley Lanham (15 U.S.C. §§ 1114, 1125(a) y 1124).

Resulta importante destacar que pese a que, a la luz de la Doctrina de la Primera Venta una vez el titular de una marca autoriza la venta inicial, este no puede impedir o controlar las ventas posteriores de productos auténticos con la marca, dicha doctrina no ofrece protección alguna si los productos difieren materialmente de los productos auténticos autorizados en los Estados Unidos. Así pues, se considera que la importación y venta de un producto materialmente diferente convierte al mismo en un producto que lleva ahora una marca falsificada. Véase, Johnson & Johnson Consumer Cos. v. Aini, 540 F. Supp. 2d 374, 387 (E.D.N.Y. 2008).

Ahora bien, ¿cuál es el umbral de materialidad? De forma no exhaustiva, los tribunales han concluido que los productos no son auténticos y, por lo tanto, que se ha falsificado una marca al encontrar las siguientes diferencias entre el producto original y el producto de mercado gris:

1. Características del producto. Chocolates con una composición, presentación y forma diferentes de los chocolates del demandante vendidos en los Estados Unidos, resulta una diferencia material en cuanto a las características del mismo. Véase, Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 642-43 (1st Cir. 1992).
2. Empaque del producto. La reventa por parte del demandado de los productos de un demandante en un empaque diferente al original puede constituir una diferencia material (véase, Abbott Labs. v. Adelphia Supply USA, 2017 WL 6014330, en *4 (E.D.N.Y. 14 de agosto de 2017) (denegando una moción de desestimación basada en las alegaciones del demandante de que el empaque del demandado omitía las advertencias de seguridad e incluía información potencialmente falsa); Moroccanoil, Inc. v. Perfumes World Com, Inc, 234 F. Supp. 3d 1026, 1031-32 (C.D. Cal. 2017) (donde se considera que las numerosas diferencias entre los envases de los productos en cuestión, incluidas las diferencias que violan las normas de etiquetado de la FDA, resultan materiales). Igualmente, en la medida que solo el producto ofrecido por el manufacturero para la región geográfica en cuestión provea acceso a garantías o vía de comunicación para servicio al cliente, estas diferencias resultan significativas. 
3. Control de calidad. Privar al manufacturero de llevar a cabo prácticas efectivas de control de calidad, en el proceso de hacer llegar al consumidor sus productos, resulta una diferencia material. Véase, Monahan Products LLC v. Sam’s East, Inc., 463 F.Supp.3d 128, 141 (D.Mass., 2020). 

En fin, ante estas diferencias, que afectan propiamente al producto que ha de ser adquirido, efectivamente un consumidor se encuentra ante dos productos materialmente distintos que son confusamente similares entre sí por ambos llevar la misma marca, por lo cual la importación para comercialización de estos productos materialmente distintos está prohibida.

Recalcamos que no cabe hablar de tal prohibición cuando nos encontramos ante la reventa de productos auténticos y originales.

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